商标纠纷之弘隆缝纫机械设备(南安)有限公司商标无效宣告行政纠纷案（二）

上篇内容，公司宝已经和大家介绍了该商标纠纷案的具体内容，商标纠纷并不可怕，但是被诉侵权人在受到权利人发起的商标维权诉讼后，也应当勇于对自己的商标进行正当维权，维护自身的合法权益，下面就和公司宝一起来看看代理人对于该案件的讲解内容。

【代理人评析】

1.2001 年《商标法》第 41 条立法沿革

我国 2001 年《商标法》第41 条规定，对已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，以及违反第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定而注册的商标可以裁定撤销。前者可由商标局依据自己的职权撤销或者由其他单位或个人向商标评审委员会提出撤销申请，后者只能由商标所有人或者利害关系人提出商标撤销申请，并且需要在自商标注册之日起5 年内提出，对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

从我国的立法情况来看，2001 年《商标法》并未区分商标权无效和商标权撤销两种制度，这与国际立法例有所差别。首先，从两种制度的法律性质上来讲，商标的无效是对商标权在形成之前即具有权利瑕疵，因行政成本和社会整体效益的考虑，审查机关不可能事无巨细的避免不当注册情形，因而设计的一种补正制度。而商标的撤销是基于商标权人的不当使用或者不使用，导致与商标法的立法本意相违背，从而被剥夺专用权的制度，从一定意义上讲，撤销制度可以被视为一种商标管理过程中的行政处罚行为。其次，从商标权失效后果来讲，商标无效是因为权利产生的基础具有瑕疵，从本质上看根本不符合权利产生的要件，所以商标一旦被无效便意味着商标注册自始无效。商标撤销是基于对商标的使用不符合法定要件，其权利产生的基础是完全符合商标法的规定的，不存在任何瑕疵，由于被撤销前注册商标是合法有效的，故而撤销行为是对商标未来的效力作出的。

因此，2013 年，我国《商标法》修订，将第41 条前两款的可撤销情形，分别规定在第 44 条和第 45 条中，将“撤销”修订为“宣告商标无效”。而在商标可撤销情形中保留了 2001 年《商标法》中的规定，仅对自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他事项，以及注册商标成为其指定商品通用名称或者连续三年不使用的情形予以撤销。

2.2013 年《商标法》第 44 条立法解读(1)立法目的

恶意注册商标行为严重扰乱市场秩序，压缩商标市场空间，造成商标资源大量浪费的结果，受到社会公众高度关注。在《商标法》第三次修改过程中，商标确权行政主管部门曾提出一系列法条设计意图，希望加大制止恶意注册力度。为了鼓励正当竞争、净化商标的市场秩序，有效遏制恶意抢注的目的，2013 年《商标法》第44条主要针对于制止在非类似商品或服务上大量注册与他人较高知名度商标相同或近似的商标的情形做此规定。

(2)以欺骗或其他不正当手段获得注册的认定

基于鼓励正当竞争、净化商标市场秩序、有效遏制恶意抢注的法律导向，在商标授权确权的审查过程中对是否以欺骗或其他不正当手段获得注册的情形需要进行认定。对于规模性注册与他人在先注册在关联商品、同一行业中相关商品上的商标完全相同或实质相似商标，一般会被认定为以其他不正当手段获得注册。如果申请人注册大量的商标并无实际使用的意图或者可能，仅仅是为了转让牟利意图的行为，也可认定为上述规定中的不正当手段。本案中，曹军杨申请注册的商标多达 40 余件，目前并无证据证明其具有使用上述所有商标的意图，而该40 余件商标中至少有 13 件商标均申请注册在第7类和第8 类与缝纫行业相关的商品上，且与他人在先注册在第7类、第8类商品上的商标标志完全相同或基本无差别，特别是其中的 10 件商标与他人在先注册商标所属类别相同，仅仅是类似群组不同。所以.本案中一审法院、二审法院、再审法院均认为曹军杨的申请注册的行为构成了以其他不正当手段获得注册的情形，从而对该商标予以撤销。通常情况下，在市场上有较高知名度的商标所有权人需要特别注意是否存在以上欺骗或不正当手段获得注册的情形，及时地向行政管理部门提出无效申请，以维护自身的合法权益。

(3)无效宣告之情形

商标法区分商标不予注册的绝对事由和相对事由。绝对事由保护的是公共利益和公共秩序，相对事由保护的是特定民事权益。《商标法》第44 条第1款和第45条第1款分别针对违反绝对事由和相对事由的注册商标争议作出规定。

①商标局宣告无效之情形

商标法规定，商标因欠缺绝对条件而获得注册的，原则上由商标局依职权作出无效宣告，但其他单位和个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。欠缺绝对条件，即是违反商标构成的禁止性条款，导致商标存在瑕疵，比如商标标识包含不得使用的文字或者图案、商标标识构成该商品或服务行业的通用名称等情形。具体如下文所述：

第一.违反2013 年《商标法》第10 条列举的8项禁止性条款，即使用国家及国际组织的名称或者标志、官方标志、有民族歧视性的标志、带有欺骗性的标志，有害于社会主义道德风尚或其他不良影响的标志。已注册商标包含上述任何一种标志的，都应被宣告无效。

第二，违反2013 年《商标法》第11条之规定的商标，即禁止将商品的通用名称、图形、型号和仅仅直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，以及其他缺乏显著性的标志作为商标注册。但是，一般来讲，此类商标申请一般会予以驳回，只有在后续的异议审查或复审中才对该商标的显著性作以实质审查。如果该商标在实际使用中获得了显著性，也即“第二含义”，便可以获得注册。

第三，违反 2013 年(商标法》第 12 条之规定，将仅仅由商品自身性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状注册为立体商标的，应当官告无效。

第四.以欺骗或者其他不正当手段取得注册的行为，主要表现为虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请文件及有关文件进行注册的，例如申请人伪造营业执照、修改经营范围，或者伪造其他证明文件的。

②在先权利人或者利害关系人无效宣告之情形

2013 年《商标法》第 45 条第 1款对商标无效的相对事由作以规定，在先权利人或者利害关系人可以依据本条款请求商标评审委员会宣告注册商标无效。具体情形如下：

第一，对驰名商标的抢注，即通过复制、摹仿、翻译他人驰名商标而进行注册的，在先权利人或者利害关系人可以请求宣告无效。但是，针对未在我国的注册的驰名商标宣告无效仅限于相同或类似商品，在我国已经注册的驰名商标可扩大至不相同和不相类似商品中。

第二，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册的。

第三，商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的。但是，已经善意取得注册的继续有效。

第四，在同一种商品或者类似商品上与已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的。

第五，损害他人在先权利的，包括但不限于著作权、外观设计权、商号权、原产地名称权、姓名权、肖像权、使用有一定影响力的未注册商标等。

(4)无效宣告申请时间

依据我国 2013 年《商标法》第 44 条和第 45 条规定，因绝对无效事由而提出无效宣告的，不受时间限制，任何人在商标授权后均可提出无效宣告的请求。而因相对无效事由提出的无效宣告则有时间限制。针对普通商标来讲，在先权利人或者利害关系人应当自该商标注册之日起5年内提出商标无效的申请。商标注册已满5年的，由于与商品之间构成稳定的联系，具有完全的法律效力，不会再被宣告无效。但是，针对驰名商标来讲.对恶意注册的，也即在注册时明知或者应知该驰名商标存在的，驰名商标所有人可以不受5 年期限的限制，该商标被注册后任何时间都可以提起无效宣告。

商标无效宣告可以直接向商标评审委员会请求裁定，也可以在商标侵权诉讼过程中提起无效抗辩的理由，启动商标评审程序，此时法院可以中止商标侵权诉讼的进行，待商标行政机关作出行政裁定之后再决定商标侵权诉讼是否继续进行。

(5)欺骗或其他不正当手段的认定因素

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)中指出，人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。这种列举加兜底的方式范围较广、适用空间较大，以解决实践中可能出现的情形。但应当注意的是，虽然给予“其他不正当手段”较宽的界定，但其性质明确指向《商标法》第 10 条、第 11 条、第 12 条以外的，与欺骗手段相并列的其他损害公共利益和公共秩序的注册行为，仅适用于绝对事由。在司法实践中能否构成“其他不正当手段”主要有以下几种考量因素：

1.主观上要求具有恶意

从法条用语上来讲，本条的不正当手段与欺骗应具有同等性质，更多的指向行为的目的或者后果，这种“不正当性”体现在商标注册人在明知或者应知的状态下，对他人商标进行了抢注。不论是作为手段，还是意图，都会扰乱商标市场的管理，这种不正当性都能够通过商标注册人的客观行为表现出来，个案中应该综合考量注册商标人注册商标的数量、经营范围、使用情况等。

2.申请注册商标的类别需要与申请人经营范围之间有一定的联系

大量注册与他人在先近似的商标且没有使用意图的，将被认定构成不正当手段注册商标。注册与他人在先商标近似的商标标识的注册数量可以成为是否构成不正当手段的基本考量因素，从目前我国司法界的实践来看，商标数量不宜成为单独的量化标准，应结合其他因素进行评价。一方面，市场上不乏出于正当需求或者防御目的进行注册的商标，如防御商标的注册。所谓防御商标是指为了防止他人使用或者注册而对自己的核心商标进行的注册，主要有联合商标和防御商标两种模式。联合商标主要是同一企业在同一或者类似商品或服务上注册两个或两个以上近似的商标，如五粮液集团有限公司就在酒水商品类中注册了诸如“一粮液”“三粮液”“五粮液”“六粮液”等一系列商标。防御商标主要是同一商标所有人把自己的商标同时注册在其他非同种或非类似的商品上，比如“乔丹案”中的乔丹体育股份有限公司就将其商标“乔丹”分别注册在了各类商品上。这类商标的注册数量巨大，但都具有合法的正当性目的。另一方面，仅从数量来判断个案商标注册容易混淆2013 年《商标法》第 44 条第1款之立法目的，因为个案中所涉不正当行为均是对诚实信用原则的违背，但仅损害了提出主张的特定主体的利益，不一定数量多就意味着扰乱商标注册的秩序。因此，在实践中，法院会将注册商标的数量与注册人或者经营者之间的相当性作以考察。作为个人，如果大量申请与他人相同或者近似的商标，无论商品是否构成同种或者类似，则很有可能是注册者在抢古商标市场，囤积商标。

本案中，曹军杨注册商标共40 余件，且这40余件商标均是与他人在先商标构成近似，依据弘隆公司所述事实，曹军杨在获得商标注册后到处进行工商投诉及诉讼，就很难认定其注册行为具有正当性。作为市场经营者，如果构成上述情况，在能够证明自己是为了保护自己商标知名度的情形下，则一般不会被认定为商标抢注行为。在第9801980号“BLOVES”商标宣告无效案中，被申请人富士集团国际有限公司抢注深圳彼爱钻石有限公司“BLOVES"商标，申请人提出证据证明被申请人申请注册了包括“iPhone”“玛莎拉蒂”“神州行”在内的两千余件商标，已超出正常的经营需要，该行为具有明显的主观恶意，最终商标评审委员会也认定了被申请人抢注商标的事实。

3.商标标识来源

就涉案商标而言，一般都是基于他人商标具有较高的知名度和显著性而进行不正当的抢注，如他人知名的字号、企业名称、姓名、商标等。上述注册行为是故意攀附他人商业标识的知名度，意图不当占据公共资源，影响商标市场的秩序。依据法院调查的事实，本案中曹军杨注册的商标中至少有 13 件商标均申请注册在第7类和第8 类与缝纫行业相关的商品上，且与他人在先注册在第7类、第8类商品上的商标标志完全相同或基本无差别.特别是其中的 10 件商标与他人在先注册商标所属类别相同.仅仅是类似群组不同。虽然没有明确证据证明上述在先商标的知名度较高，但其申请人多为与曹军杨同处浙江省东阳市.甚至同处一镇。这样看来，曹军杨注册的商标大多来源于同一商品或服务领域，甚至同一地域的在先注册商标，难以认定为具有合法的正当性目的。

4.使用行为

商标的意义在于让消费者识别商品或者服务的来源，避免混淆。而要实现这一目的，必须通过商标性使用才能做到。根据 2013 年《商标法》第 48 条之规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第 26 条规定，没有实际使用注册商标，仅有转让或者许可行为；或者仅是公布商标注册信息、声明享有注册商标专用权的，不认定为商标使用。商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由。综合以上两条，可以得出这样一条结论，即商标性使用至少应该满足为使用而作出必要准备，在使用过程中一定是要求商标伴随商品或服务进入流通领域的行为。因此，如果商标权利人在注册大量商标后，并未将商标投人实际使用，为商标使用作出必要准备，或者仅用于商标许可转让的，则可能被认定为以不正当手段进行了商标注册。本案中，曹军杨并未将所注册的 40 余类商标完全投入商标使用的过程中，也没有证据证明其为商标使用作出必要准备，而是进行工商投诉，因此可以认定其具有抢注的恶意。

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