商标纠纷之“田岛TIANDAO”商标撤销复审行政纠纷案（三）

大家通过该案件（一）和（二）的内容已经了解了“田岛TIANDAO”商标撤销复审行政纠纷案的基本案情和判决理由以及商标法的相关规定，下面就和公司宝一起来看看代理人是怎么通过商标的撤三”制度概说、商标法意义上的商标使用、不规范使用商标的使用认定来对该案件进行评价与解析的。

【代理人评析】

1.撤三”制度概说

(1)立法目的

注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位和个人可以向商标局申请撤销该商标，这一制度被业内人士简称为商标的“撤三”制度。我国之所以建立这一商标制度，其立法目的主要有两方面。一方面，该制度是为了督促商标权利人将商标投入市场使用，发挥商标本身识别商品或服务来源的功能。另一方面，由于我国在商标的取得上采取先注册原则，导致大量抢注商标、防御商标联合商标等，这些商标绝大部分并不会被使用在所核定商品或者服务上，只是出于保护核心商标或者提前占领商标公共资源而保持闲置状态，导致商标行政管理成本增加。因此，商标的“撤三”制度在激活商标资源，清理闲置商标以及维持商标良好竞争秩序上有着重要的作用。

(2)申请主体

“撤三”制度是为了保证商标资源的合理配置，2013年《商标法》修订之前，商标“撤三”的申请主体在《商标法实施条例》中作出规定，后将此规定纳入修改后的《商标法》第49条中，规定任何人或者单位均可以对连续三年不使用的商标提起撤销申请，但商标局或者商标评审委员会并不会主动审查商标使用情况。虽然，对申请主体不做限制要求在一定程度上加强了市场对商标的监管，有利于商标行政管理的简政放权，但是同样也导致了“撤三”制度的异化现象，即在未明确规定申请主体的适格标准时容易出现同一主体连续多次向商标局提出“撤三”申请，妨碍商标权利人对商标的正常使用，成为一种恶意打击竞争对手，抢夺商标权的手段，造成商标管理成本的增加。

2.商标法意义上的商标使用

(1)使用主体

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)第20条指出商标权人自行使用许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。需要强调的是《意见》中许可他人使用应该理解为被许可人在接受商标许可后在市场中实际使用，而单纯的许可行为不能认定为商标权利人的使用行为。

因此，商标的使用从主体上来看主要分为商标权人自行使用和被许可人使用。被许可人使用商标的行为只有在具有合法权源的前提下，即签署商标许可使用合同并备案，才能认定为商标使用，否则是商标侵权行为。但是，在实践中有特殊情况，如果商标权人与实际使用人之间存在某种特定的关系，比如双方为母子公司、控股公司关系等，即使没有正式的许可使用合同，仍可以认定为具有合法权源。商标“撤三”制度是为了减少商标资源浪费，激活闲置商标。因此，在这种情况下，可以认定为“其他不违背商标权人意志的使用”商标具有发挥其功能的作用，不能被撤销。

(2)使用方式

根据我国《商标法》的规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。因此，商标权人应当规范使用其注册的商标，也即在核定使用的商品上使用核准注册的商标。实践中，有的商标权利人实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，以相关公众的一般注意力不会产生差异性认识的，也可以视为注册商标的使用。

1)实际使用的判断

在商标“撤三”案件中，最重要的争诉焦点是商标是否已经实际使用。本案中，两审法院给出了两种完全不同的意见。一审法院认为商标使用应当指复审商标在商业活动中公开、真实、合法地使用而被申请人提供的证据仅有印制了“田岛”机头、马达包装箱，以及标有“田岛”字样的缝纫机、马达说明书，在无其他证据佐证的情况下，以上证据不能证明上述产品已经投人市场实际使用。可以看出，一审法院采用的是商品实际流通于市场的观点。二审法院则采用了符合法定要件的观点只要被申请人明确有法律规定的使用情形，便构成商标法意义上的使用。相较之下，一审法院有意地提高了法定标准加重了商标权利人使用商标的举证责任，这与商标法“撤三”制度的立法本意有一定出人。

2002年《商标法实施条例》指出商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。在2013年《商标法》修改时将此条款列人第48条，并附加商标使用的要件--用于识别商品来源功能的实现。2016年，最高人民法院在“东风”定牌加工案中，再次重申商标本质属性是其识别性或者指示性，不用于识别或区分来源的使用，不是商标法意义上的使用行为。因此，除了法条明确列举的几种使用行为外在判断其他使用行为是否构成商标法意义上的实际使用时，应综合考虑能否实现商标功能这一要素。本案中被申请人提供的包装箱以及说明书上的“田岛”商标具有典型意义上的区别商品来源的功能，因此满足商标法意义上的使用。

2)不被视为商标法意义上的商标使用

如上文所述，如果商标不能发挥其识别商品、服务来源的功能时，便不存在使用的价值，因此国家工商行政管理总局商标局发布哪些情形不视为《商标法》意义上的商标使用：

①商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；

②未在公开的商业领域使用；

③仅作为赠品使用；

④仅有转让或许可行为而没有实际使用；

⑤仅以维持商标注册为目的的象征性使用；

⑥如果实际使用的商标与核准注册的商标相比，改变了其显著特征的，不能视为注册商标的使用。

上述前五项使用行为由于没有在商业活动中实际使用注册商标，这些情形显然无法真正发挥商标的基本功能，不宜认定为商标使用。需要注意的是商标使用的前提是在该商标核准注册的商品或服务上使用，而第六种行为是对注册商标的违法使用，自行改变注册商标，会严重损害注册商标的公信力，也可能造成消费者的误认，这种不规范的使用应当予以排除，甚至可以由商标局撤销该商标。

3)商标使用证据的要求

根据我国现行《商标法实施条例》第66条规定，在商标“撤三”制度中有商标注册人承担商标使用的举证责任。商标使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。在《商标审查及审理标准》中规定用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料，应当符合以下要求：

①能够显示出使用的系争商标标识。

②能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上。

③能够显示出系争商标的使用人，既包括商标注册人自己，也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的应当能够证明许可使用关系的存在(当然，如果许可双方之间存在诸如母子公司的关系，则不需要许可合同证明)。

④能够显示出系争商标的使用日期，且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内。

⑤能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用。

3.不规范使用商标的使用认定

商标的不规范使用，是指商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他事项的行为。商标因不规范使用将由商标局责令限期改正，期满未改正的，由商标局撤销其注册商标。商标的注册取得制本就是一种公示公信的制度，一方面为了商标所有权人表征其权利，另一方面是为了他人识别商标权人的权利范围。如果在实际使用中违反了以上要求便会损害商标的公信力。

4.具有正当理由未使用，不被“撤三”

2010年《授权确权意见》中指明，如果商标权利人连续三年不使用商标具有正当理由，则可以不受“撤三”制度的限制，因为将注册商标真实投入商业使用一方面有赖于商标权人的主观意愿和实际行为，另一方面也需要其他客观条件的配合。2010年最高人民法院发布的《授权确权意见》中第20条规定，在以下几种情况下，商标权利人不使用商标具有正当理由：

(1)因不可抗力未使用或者停止商标；

(2)因政策性限制未使用或者停止使用商标；(3)因破产清算未使用或者停止使用商标；

(4)商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他不可归责于商标注册人的客观事由，尚未实际使用或者停止使用注册商标。

前三种商标未使用是基于法定事由，第四项主要针对有些经营活动需要行政审批的情形，商标权人会因尚未获得审批而未能使用注册商标。对于这种情况，人民法院不能一概认为商标权人存在不使用的正当理由，还需要具体考察商标权利人是否满足第四项的要求，是否为了使用商标按照规定积极去申请审批。只有商标权人积极实施了申请审批的行为，才能被评价为具有正当性。反之，则不具有正当理由。

当然，司法实践中，第四项也可以扩大适用范围，只要满足“具有真实使用的意图”和“有实际使用的必要准备”两个充分条件，便具有了正当理由。在“汪贝贝等诉谢碧珊”一案中，法院认为：“潘勤和汪贝贝于2013年3月18日与诉争商标原权利人赵强签订转让合同后，随即于2013年5月和6月分别授权锦星公司、海滨公司使用诉争商标，并于2014年1月通过锦星公司与息县产业集聚区管理委员会签订相关投资协议，后又成立了信阳好彩头公司和好彩头公司，由此可以看出，汪贝贝对诉争商标具有真实的使用意图并为使用诉争商标开展了相应准备工作。”因此，判决认为汪贝贝连续三年未使用其注册商标具有正当理由，不应被撤销。

企业的商标战略选择至关重要，一方面选择好的战略不仅可以节约商标管理的成本，包括申请、维权等成本。另一方面，可以保证商标市场资源的充分活力和空间。总体来看有以下几点提示：

第一商标被侵害时提出驰名商标的保护比全类注册保护好。

很多企业在多年经营商标后具有较高的商誉和知名度，因此担心他人进行商标抢注，就选择商标的全类注册，但实际上企业自身的经营范围并没有那么广，全类注册反而容易被他人提出撤三年不使用的申请，导致商标注册的前期投入浪费。选择商标被侵害时在异议、无效宣告或商标侵权案件中由于跨类别并且确有必要保护时，可以提出驰名商标保护的需求。

第二，对商品或者服务的核心类别进行注册。

不具有较高知名度的商标为了获得强保护，企业一般也会尽可能扩大该商标的保护范围，而实际上远远超出自己的经营范围，只是徒劳增加了商标管理的成本。与其毫无针对性的注册，不如选择重点领域的注册，将与企业本身经营商品或服务相类似，或者具有联系的其他商品或服务类别重点注册，有所偏重。这样一方面可以保证企业在将来有足够的发展空间，另一方面能对自己的核心商品或者服务加强保护。

第三，完善商标管理，预防被他人提出三年不使用时提供有效的商标使用证据。

(1)注意保留有效证据

企业在日常经营中做好商标使用证据的留存与备份，进行分类整理，参照已有的《商标档案管理办法》建立企业商标档案管理制度，完善企业知识产权管理的工作系统，做好收集、整理、归档、保管、检索和提供利用等工作助力企业加强商标注册、运用、管理和保护。

(2)地址变更防止被撤销

企业如果搬离原登记住所地，应尽快办理商标地址变更，以免在商标局注册的地址如果无法查收信件，以保证可以收到商标局和商评委发出的各种文书，及时维护自己的权利，避免商标被撤销。

(3)变更商标标样及时进行申请保护

商标法保护的只是在核定使用的商品或者服务上的注册商标，因此商标的正确使用至关重要，商标标样的改变或商品的改变都视为超出原商标注册证的使用范围，因此，企业如果变更商标标样一定要及时申请新的商标，以利于得到及时的商标保护。

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